El arbitraje en la Ley de Marcas: Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (España) (página 2)

La actuación del tercero en la solución de un
conflicto, produce la eficacia de cosa juzgada, así lo
dice la Ley de arbitraje: "El laudo arbitral producirá
efectos idénticos a la cosa juzgada."

Tampoco se pretende anular la propia esencia jurisdiccional,
en absoluto es óbice ni se viola, en este sentido el
artículo 117.3 y 117.5 de la Constitución
Española, lo que se pretende es tan solo
facilitar un procedimiento sencillo y económico al que los
ciudadanos puedan acudir como una auténtica alternativa
ágil y eficaz en la resolución específica de
un conflicto a la hora de registrar la marca, facilidad que la
propia Constitución Española protege y nombra en su
artículo 9.2, dentro de los
límites y especificaciones que más adelante se
verán.

La novedad que supone regular un arbitraje especial y
específico para el registro de marcas supone un nuevo paso
para la especialización y donde hay cabida a la
aparición de un elemento público.(
Véase: "El arbitraje en el marco de la Ley 1/2000, de
Enjuiciamiento Civil).

c) Ventajas e inconvenientes del arbitraje en materia de
marcas: especial referencia a los intereses a tener en
cuenta

El arbitraje es una institución procesal donde se
aprecian elementos positivos tales como la
heterocomposición, la autonomía de la voluntad
(proceso civil o arbitraje) o reconocimiento legal de eficacia
jurídica-pública. (Véase. "El
arbitraje voluntario de los conflictos de intereses" de Alan
Gladstone.)

La institución arbitral ofrece un procedimiento reglado
donde los particulares vean satisfechos sus derechos subjetivos
de naturaleza dispositiva con eficacia de cosa juzgada,
ejecutividad y protección cautelar, que en resumidas
cuentas ofrece un cauce de solución de conflictos
alternativos al sistema judicial del Estado.

A pesar del adelanto y beneficio que produce la
introducción del arbitraje en la Ley de Marcas, hay que
pensar que dada la novedad y falta de experiencia en su
aplicación, el legislador español podría
haber delimitado y regulado de forma más clara el
ejercicio y condiciones del mismo, así como no exigir el
cumplimiento de demasiados requisitos "administrativos" que en
ocasiones traban la celeridad de un procedimiento especialmente
diseñado para que haya agilidad en su resolución.
(Véase en este sentido "El arbitraje en el
proyecto de Ley de Marcas" de F. Merino
Merchán.)

Debería de dotarse de mayor fuerza al acuerdo adoptado
en el arbitraje, ya que parece que sirva de bien poco, al
expresamente decirse que quedará "expedita la vía
contencioso-administrativa una vez resuelto el recurso
administrativo contra el acto que conceda o deniegue el registro,
y a la inversa cuando se dificulta su conocimiento a Jueces y
Tribunales de las cuestiones sometidas a arbitraje "una vez
suscrito el convenio arbitral y mientras subsista…no
cabrá interponer recurso administrativo."

Otra de las dificultades y trabas "administrativas" a las que
hacía referencia es hacer perder la ineficacia de la
ejecución del acto el cumplimiento administrativo de
comunicar a la Oficina Española de Patentes y Marcas la
resolución del laudo arbitral, pudiendo en todo caso haber
introducido una mera suspensión en tanto se produzca la
notificación.

Es de resaltar en cuanto a los intereses a tener en cuenta,
que ante un incumplimiento voluntario, la parte ejecutora
tendrá que acudir ante los órganos jurisdiccionales
del Estado para que ejerzan su potestad y hagan efectivo el laudo
arbitral.

2. Características generales
del arbitraje en la Ley de Marcas: Análisis
del artículo 28 de esta Ley

De forma novedosa, la Ley de Marcas recoge la
regulación del arbitraje, así ya en la
Exposición de Motivos se nombra que "el cuerpo
normativo…contempla la posibilidad de someter a arbitraje los
actos administrativos que pongan término al procedimiento
de registro de marca.

Así ya, en el artículo 28 de la citada Ley, se
establecen las formas y características de un arbitraje
especial y nuevo en lo que respecta al procedimiento de
registro.

Se trata de un artículo que contempla la facultad y el
derecho de someterse a arbitraje respecto a los litigios que se
planteen en el registro de la marca.

Si bien el arbitraje que se recoge es restrictivo en cuanto a
los casos en que procede acudir a él (sólo respecto
a las prohibiciones relativas de los artículos 6.1 b, 7.1
b, 8 y 9 de la Ley y en ningún caso puede acudirse en caso
de conflicto en el procedimiento por cuestiones relativas a
defectos formales o a la concurrencia de prohibiciones
absolutas.

Además para que el convenio arbitral resultante fuera
eficaz, el artículo 28 también establece que sean
determinados sujetos quienes tengan que plantear el litigio y por
tanto ser partes en el arbitraje, esas partes llamadas por la ley
son los titulares de los derechos anteriores que causen la
denegación de la marca o sus licenciatarios exclusivos
inscritos como tales, también son necesarios los titulares
de los derechos anteriores que sean los que formulen la
oposición al registro de marca y por último quienes
hubieran interpuesto recurso o comparecido durante el mismo.

Se establece un requisito de comunicación a la Oficina
Española de Patentes y Marcas cuando finalice el
procedimiento administrativo de registro, así como de
comunicar el laudo arbitral firme en el plazo de 6
meses.

a) Arbitraje entre privados

El arbitraje previsto por la Ley de Marcas es de
carácter privado entre particulares que voluntariamente se
someten a este procedimiento y donde no tiene cabida la
Administración para obligar a las partes a someterse a
él, lo que sería inconstitucionalidad. Este tipo de
arbitraje no es el más óptimo cuando lo que se
cuestione sea un interés público y ello a pesar de
que el artículo 28.4 de la Ley de Marcas ofrece la
oportunidad a los particulares de someter a arbitraje los actos
dictados por la Oficina Española de Patentes y Marcas
cuando deniegue la concesión de la marca estimando que
ésta ya existe o hay riesgo de confusión, que
incluye el riesgo de asociación.

Por tanto, habría que pensar podría darse cabida
a un arbitraje voluntario no ya sólo entre el conflicto de
intereses entre los particulares (arbitraje entre privados) sino
también y dada la gran trascendencia del derecho de marcas
en cuanto a la protección de intereses públicos en
que cupiera la posibilidad de un arbitraje administrativo, donde
la Administración pueda intervenir y velar por la
protección de los intereses públicos en juego.
(Así por ejemplo, por el interés de que no existan
varias marcas en el mercado dentro del mismo sector con nombres
muy similares que puedan desviar la atención y provocar un
riesgo de confusión entre los consumidores y
usuarios).

b) Arbitraje especialmente
restringido

El artículo 28 de la Ley de Marcas establece una
restricción respecto a los supuestos en que puede acudirse
al arbitraje, así lo dice el artículo 28.2 : "el
arbitraje sólo podrá versar sobre las prohibiciones
relativas de los artículos 6.1 b, 7.1 b, 8 y 9.

No existe , por tanto, una libertad de disposición de
las partes para acudir al arbitraje, el legislador restringe esta
posibilidad a los casos señalados de prohibiciones
relativas.

c) Otras particularidades

·        
Remisión a la Ley 36/1988, de 5 de diciembre, de
Arbitraje.

La Ley de Marcas no crea un arbitraje "ex novo", se basa y
remite en todo lo no especificado por la especialidad de la
materia en sus apartados, a la Ley de Arbitraje de 1988.
(Derogada por la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje.
BOE 26-12-2003).

El régimen jurídico aplicable respecto a la
fuerza vinculante del Convenio, forma, prueba, elección de
árbitros, fases del proceso y formalización
jurisdiccional se estará a lo que dispone la Ley
36/1988.

Lo único que innova la ley son ciertas peculiaridades
específicas y propias por razón de la materia como
quienes estarán capacitados para someter el conflicto de
arbitraje, ciertos requisitos llamemos formales de
comunicación del estado del procedimiento a la Oficina
Española de Patentes y Marcas, etc.

·        
Notificación a la Oficina Española de Patentes y
Marcas. (Artículo 29 de la Ley de Marcas).

Por razón de la especialidad de la materia y de la
novedad en su regulación, la Ley de Marcas establece que
tanto el convenio arbitral que suscriban los interesados como el
laudo arbitral firme que dirima el conflicto sometida a esta
"tutela" arbitral deberán ser notificados fehacientemente
a la Oficina Española de Patentes y Marcas.

El convenio debe ser notificado cuando finalice el
procedimiento administrativo de registro de marca y antes de que
el acto administrativo sea firme (artículo 28.4 de la Ley
de Marcas).

En el caso de la comunicación del laudo arbitral firme
la Ley afina más y establece el plazo de 6 meses para su
comunicación a la Oficina Española de Patentes y
Marcas que se empezará a contar desde la fecha de
recepción de la notificación del artículo
28.7 de la Ley de Marcas, porque transcurrido este plazo el laudo
arbitral no podrá ejecutarse.

3. Ámbito de aplicación
del arbitraje en la Ley de Marcas

En este aparatado se pretende analizar el campo de
actuación que la actual ley de marcas otorga al arbitraje,
tanto desde un punto de vista subjetivo, de quienes pueden ser
los firmantes del convenio arbitral, como desde un punto de vista
objetivo, es decir , de cuales pueden ser las materias sobre las
que puede versar el arbitraje, y cuales son las razones por las
que el legislador ha optado por este sentido de actuación
y no otro.

a) Ámbito de aplicación subjetivo
(los firmantes del convenio arbitral)

El artículo 28 de la Ley de Marcas precisa quienes
exacta y precisamente pueden ser los firmantes y por tanto
quienes den validez al Convenio arbitral.

Obviamente y como parte interesada lo será el
solicitante de la marca, pero además deben ser sujetos del
convenio:

·         El
solicitante de la marca

·         Los
titulares de los derechos anteriores que hubieren causado la
denegación de la marca.

·         En su
caso, sus licenciatarios exclusivos inscritos.

·        
Quienes hubieran interpuesto recurso o hubieran comparecido
durante el mismo.

Se resalta en el propio artículo que el convenio
arbitral solamente será válido si está
suscrito por el solicitante de la marca y por alguna de las
personas comentadas en los apartados anteriores (titulares de los
derechos anteriores que hubieren causado la denegación de
la marca o sus licenciatarios exclusivos inscritos o quienes
hubieran interpuesto recurso o hubieren comparecido durante la
causa).

Analizando los elementos subjetivos que este artículo
28 de la Ley de Marcas recoge, se podría aducir que los
apartados a y b son un tanto redundantes, ya que para causar la
denegación del registro de marca, el titular de ese
derecho anterior tiene que formular oposición.
(Véase: "El arbitraje en la nueva ley de marcas"
de A.Otero Iglesias)

La cuestión de que el convenio arbitral tenga que venir
firmado por todas las partes expresamente mencionadas en el
artículo 28.3 L.M puede darnos cuenta de que el momento de
la firma será posterior a que la Oficina Española
de Patentes y Marcas (OEPM), resuelva sobre la inscripción
o en su caso denegación del registro de marca y de este
modo conocer fehacientemente quienes deben suscribir el convenio
para que sea válido.

b) Ámbito de
aplicación objetivo

Ámbito de aplicación objetivo positivo (materias
sobre las que puede versar el arbitraje).

Como establece el propio artículo 28.2 L.M, el
arbitraje tiene un limitado campo de aplicación a las
prohibiciones relativas previstas en los artículos 6.1 b,
7.1 b, 8 y 9 de la Ley de Marcas.

Es más, el artículo "selecciona" entre las
prohibiciones relativas que el propio Capítulo III, del
Título II de la Ley prevé (se excluyen las
prohibiciones relativas del artículo 6.1 a, 7.1 a y
10.

Las prohibiciones relativas que pueden ser objeto del
arbitraje son :

Artículo 6.1 b (Marcas
Anteriores)

En aquellos procedimientos donde la causa del litigio se
centre en la determinación de la identidad o semejanza con
una marca anterior y por que los productos o servicios que presta
sean idénticos o similares creando un riesgo de
confusión al asociarlos con una marca anterior.

Artículo 7.1 b (Nombres comerciales
anteriores)

En los procedimientos donde se determine la identidad o
semejanza a un nombre comercial anterior y por la identidad o
similitud de las actividades que designan los productos o
servicios para los que se solicite la marca; provocando asimismo
una confusión en el público.

Artículo 8 (Marcas y nombres comerciales
notorios y renombrados registrados).

Es decir, en aquellos procedimientos donde se determine que
una marca o nombre comercial sea idéntica o semejante con
una marca o nombre comercial anterior, aun en el caso de que se
solicite su registro para productos o servicios diferentes a los
protegidos por esas marcas o nombres comerciales notorios y
renombrados.

Cuando por dicha conexión pueda implicarse un
aprovechamiento indebido o un menoscabo de dicho carácter
distintivo o de la notoriedad o renombre de dichos signos.

Se debe entender por marca o nombre comercial notorio aquellos
nombres en los que por su volumen de ventas, duración ,
intensidad o alcance geográfico de su uso,
valoración o prestigio sean por ello generalmente
conocidos.

La protección que otorga se extenderá a otro
tipo de productos, servicios o actividades diferentes, en tanto
en cuanto sea más conocida la marca o nombre
comercial.

Cuando dicha marca o nombre comercial sea de un grado de
conocimiento tal que sea el público en general los que lo
conozcan, se considerarán marcas o nombres comerciales
renombrados y el alcance de protección se extenderá
a todos los géneros de productos servicios y
actividades.

Artículo 9 (Otros derechos
anteriores)

También cabrá la posibilidad de someter a
arbitraje las cuestiones relativas al registro de marcas, en las
que se determine la licitud del registro de un nombre civil o la
imagen que identifique a una persona que no sea el solicitante;
el nombre, apellido, seudónimo o cualquier otro signo que
para la generalidad del público identifique a otra persona
distinta del solicitante; los signos que reproduzcan, imiten o
transformen creaciones protegidas por un derecho de autor u otro
derecho de propiedad industrial; el nombre comercial ,
denominación o razón social de una persona
jurídica que identifique en el tráfico
económico a una persona distinta del solicitante y
conlleve un riesgo de confusión en el público (el
titular de dichos signos tendrá la carga de la prueba en
el uso o conocimiento notorio de los signos).

Por último, también son objeto del arbitraje los
litigios surgidos a consecuencia del registro de marcas con el
nombre, apellidos, seudónimo u otro signo que identifique
al solicitante del registro.

c) Procedimiento Arbitral.
Fases y desarrollo

El procedimiento que nos planteamos presenta unas
particularidades propias no sólo por su naturaleza
arbitral sino también en cuanto a sus posteriores efectos
"registrales" en el registro de marcas.

El arbitraje no debe alterar los principios propios que rigen
a todo registro, como lo son el principio de presunción de
veracidad y concordancia de lo establecido en el registro con lo
que marca la realidad. (Véase : Comentarios a la
Ley de Arbitraje de Lorca Navarrete.)

No debe servir el arbitraje para enmarañar ni complicar
la realidad, nada más lejos de ello, debe estar
íntimamente conectado con el Registro de marcas, sirviendo
de puente de conexión uno con el otro de tal forma que
ambos se sirvan para conseguir un fin común, como lo es el
establecimiento y aclaración del procedimiento registral
de marcas y la resolución de todos aquellos problemas que
pudieran ocasionarse.

Designación del Colegio
Arbitral

La Ley de Marcas nada establece en cuanto a la
designación de los árbitros, rigiendo en todo caso
y según establece el artículo 28.6, de forma
supletoria la Ley de Arbitraje (Ley 36/1988, de 5 de Diciembre de
1988).

Una de las principales cuestiones a dirimir en este amplio
campo que la ley de marcas nos ofrece, en cuanto que establece la
posibilidad de un arbitraje, lo es determinar si debemos entender
que el arbitraje puede serlo de equidad ( es decir pudiendo
decidir la cuestión un árbitro /s que puedan ser
cualquier persona natural que se halle el pleno ejercicio de sus
derechos civiles, o bien si el objeto de la controversia debe ser
resuelto necesariamente mediante un arbitraje de Derecho, en el
cual y como nota distintiva el árbitro deba ser un abogado
en ejercicio o un reconocido jurista.

Puede entenderse que el sentido de la Ley de Arbitraje sea
dejar libertad a las partes para que por medio de su
"autonomía de la voluntad", decidieran a cual de los dos
tipos de arbitraje someterse, expresándolo de este modo,
en el convenio arbitral. Ahondando más en el
espíritu de la Ley de Arbitraje, ante la ausencia de
voluntad expresa por las partes, se entiende que el arbitraje lo
será de equidad.

Dada la especificidad tan marcada de la Ley de Marcas, parece
poco posible el establecimiento de un arbitraje de equidad, ya
que entre otras razones la posibilidad de que quepa o no
arbitraje es examinar que el caso planteado se incurra en una de
las prohibiciones relativas previstas en los artículos 6.1
b, 7.1 b, 8 y 9 de la Ley de Marcas, lo que lleva
implícito un conocimiento específico de esta
área del Derecho.

Una vez esclarecido que el arbitraje en la Ley de Marcas tiene
que ser de derecho y por tanto los árbitros que lo
conozcan tendrán que ser abogados en ejercicio o juristas
entendidos en la materia.

Otra cuestión más en cuanto a la
designación del Colegio Arbitral sería su
número que según prevé el artículo 13
de la Ley de Arbitraje deberá ser obligatoriamente impar
para poder adoptar los acuerdos que se tomen por mayoría
(artículo 34 Ley de Arbitraje).

Una cuestión muy interesante y que reduciría
considerablemente la resolución del conflicto arbitral
sería la designación por ambas partes y ya en el
propio Convenio de un "árbitro" concreto, o en su caso de
los integrantes del colegio arbitral.

Del mismo modo la firma del convenio arbitral una vez que ha
sido resuelto el procedimiento de inscripción o
denegación del registro de marca, se agilizará el
trámite de delimitación del objeto del arbitraje
que como ya se ha comentado versará sobre las
prohibiciones relativas de los artículos 6.1 b, 7.1 b, 8 y
9 de la Ley de Marcas.

El convenio arbitral tampoco supone un procedimiento cerrado
puesto que como ya dice el artículo 9 de la Ley de
Arbitraje "las partes podrán completar en cualquier
momento su contenido mediante acuerdos complementarios."

Respecto a la designación de los árbitros,
éstos pueden ser facilitados por las Corporaciones de
Derecho Público, Asociaciones y Entidades sin ánimo
de lucro.

El Convenio Arbitral debe formalizarse por escrito y expresar
de forma inequívoca la voluntad de los firmantes de
someter la cuestión litigiosa a uno o más
árbitros con ocasión del procedimiento de registro
de marca y donde se exprese la obligación de acatar la
decisión arbitral.

Actuación del Colegio
Arbitral

Desde el momento en que el árbitro o colegio de
árbitros acepta y comunica a sus receptores su
participación en la resolución de un conflicto, se
establece una obligación por parte de éste para
solventar la discrepancia de acuerdo a un cauce de
actuación donde no deben faltar algunos elementos
esenciales.

Una de las principales labores del árbitro/s es la de
audiencia (básica para determinar y conocer lo acontecido
y cómo solucionarlo), también lo es la
contradicción (confrontar las ideas y hechos que aportan
las dos partes). Tanto la audiencia como el ejercicio del
principio de contradicción deben ser efectuados en un
plano de igualdad y obedeciendo siempre a lo pactado en el
convenio arbitral.

La audiencia contradictoria la constituyen las alegaciones que
junto con el convenio arbitral formaran el auténtico
núcleo de lo que será el objeto y fondo del
procedimiento arbitral. (Véase: El arbitraje en
el marco de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, de
E.Martínez García.)Dentro del
procedimiento tenemos que destacar también la existencia
del principio de preclusividad , este principio establece que las
alegaciones deben hacerse en un plazo concreto y determinado y en
ningún caso puede ser subsanado o sustituido por otro
trámite por muy similar que sea. Estos plazos deben
determinarse de acuerdo a los principios de buena fe y con
respeto al principio de proporcionalidad, teniendo en cuenta que
el ámbito dispone de 6 meses para dictar el laudo
arbitral.

Junto con las alegaciones han de aportarse también toda
la documentación que las partes entiendan que pueda
fundamentar y verificar el contenido de las mismas.

Algo consustancial a la fase de alegaciones es la
oposición al procedimiento arbitral, que puede ser
planteada por cualquiera de las partes legitimadas para acudir a
la solución arbitral. Otra cuestión relevante es el
lugar del procedimiento arbitral, es decir la sede física
donde se desarrolle el procedimiento.

La importancia del lugar donde se desarrolla el procedimiento
arbitral es determinante en cuanto que muestra el vínculo
entre las partes que se someten a él y su relación
con el árbitro o árbitros. Además es un
elemento con un marcado carácter funcional, en tanto a
aplicar una ley nacional o extranjera a dicho arbitraje
dependiendo del lugar donde se lleve a cabo.

A lo largo del procedimiento, se producen una serie de
notificaciones entre el árbitro y las partes que a
él se someten; para su plena eficacia y efectividad es
necesaria la designación de un domicilio y la prueba de la
fehaciencia en su comunicación, bien mediante correo
certificado o la tradicional comunicación notarial.

Otro medio muy utilizado en la práctica es la
comunicación a las partes del número de fax de la
Corte o sede de arbitraje donde se lleve la gestión y
administración del arbitraje, y a su vez las partes
proporcionan un número de fax bien propio o de sus
representantes (abogados). (Véase en este sentido
"El arbitraje multimedia" de A.Lorca Navarrete)

Una de las piezas fundamentales del procedimiento arbitral es
la prueba porque todo aquello alegado debe ser probado. No existe
un procedimiento o fase reglada de presentación de prueba,
basta con que su aportación se haga bajo los principios de
audiencia, contradicción e igualdad.

Dentro de la práctica de la prueba, el proceso arbitral
puede verse auxiliado con la intervención de Juzgados y
Tribunales, dicho auxilio es solicitado por el árbitro o
árbirtros al Juzgado o Tribunal competente del lugar donde
tenga que practicarse la prueba.

Una vez practicadas las pruebas y antes de que el
árbitro/s resuelvan dictando el correspondiente laudo
arbitral es posible facultativamente que de nuevo se oiga a las
partes o a sus representantes como posible trámite
conclusivo de resumen de las pruebas practicadas previamente a la
resolución definitiva del procedimiento.

El convenio arbitral

La ley de marcas , en su artículo 28, no delimita ni
introduce especificaciones acerca de la forma y el contenido del
convenio arbitral. En el art.28.3 L.M, el legislador se limita a
indicar quienes deben suscribir el convenio arbitral para que
éste tenga validez.

Obviamente, uno de estos sujetos debe ser el solicitante de la
marca y además de éste se enumeran que deben
suscribirlo:

a.     Los titulares de los derechos
anteriores que hubieren causado la denegación de la marca
y, en su caso, sus licenciatarios exclusivos inscritos.

b.    Los titulares de los derechos anteriores
que hubieren formulado oposición al registro de la marca y
, en su caso, sus licenciatarios exclusivos inscritos.

c.     Por quienes hubieren interpuesto
recurso o hubieran comparecido durante el mismo.

Al examinar estos apartados podría decirse que los dos
primeros, son un tanto redundantes o repetitivos y esto porque
puede pensarse que siempre el titular de la marca tiene que haber
formulado oposición para que un derecho anterior cause la
denegación de un registro de marcas.

Sin embargo, si analizamos con mayor profundidad esta
afirmación, se encuentra una excepción, en el
sentido de que no se exige en este punto que el titular del
derecho anterior formule oposición para que cause la
denegación del registro de una marca.

Se trata del caso del artículo 9.1 de la Ley de Marcas,
relacionado con el artículo 20.1 en el que se dispone el
examen de oficio de la Oficina Española de Patentes y
Marcas. Así pues, por este supuesto, cabe diferenciar el
apartado a) del b) y que por tanto no se trata de apartados
reiterativos.

Cuando la ley de marcas establece que el convenio arbitral
debe estar suscrito por todas estas partes citadas, nos lleva a
intuir que seguramente se firme después de que la Oficina
Española de Patentes y Marcas (OEPM) resuelva sobre la
inscripción o denegación del registro de marca
porque solo en ese momento puede saberse con seguridad quienes
tendrán que firmarlo y por tanto dotarlo de validez.

En el art. 28.4 L.M se establece que el convenio debe ser
notificado a la Oficina Española de Patentes y Marcas
(OEPM) por todos los interesados y en un momento determinado como
lo es cuando finalice el procedimiento administrativo de registro
de marca y antes de que gane firmeza el acto administrativo que
le haya dado fin.

El sentido de esta notificación y de su obligatoriedad
se encuentra en la trascendental repercusión de estos
actos a un registro público como lo es el Registro de
Marcas. Por el principio general de derecho como lo es el de
seguridad jurídica se determina que no pueda someterse a
arbitraje cuestiones ya resueltas por un acto administrativo
firme, al igual que con lo acordado en este arbitraje tampoco es
posible interponer recurso alguno. (art 28.5 de la L.M).

Este plazo para notificar el convenio arbitral a la Oficina
Española de Patentes y Marcas es muy concreto y
además muy reducido. Asimismo, y del tenor del
artículo se desprende que este plazo no puede ser
prorrogado aunque las partes lo dispongan de mutuo acuerdo.

El art 28.4 L.M matiza que esta obligación de notificar
el convenio arbitral a la Oficina Española de Patentes y
Marcas es una obligación que se impone a todos los
interesados y ello con la finalidad de saber exactamente
cuál es el momento justo del inicio del procedimiento
arbitral y del inicio de los 6 meses que se acuerdan en el
artículo 28.7 de la L. M sobre comunicación del
laudo.

En el caso de que esta notificación no se haga de forma
conjunta habrá que empezar a computar el plazo desde el
momento de la notificación del convenio por el
último de los interesados.

Si el convenio se firma por los interesados una vez que la
Oficina Española de Patentes y Marcas ha resuelto sobre la
inscripción o denegación del registro de marca,
será mucho más sencillo determinar las condiciones
para que el arbitraje funcione correctamente, inclusive las
partes podían acordar qué árbitro o
árbitros fueran a decidir el asunto, o qué aspectos
concretos van a constituir el fondo y el objeto del arbitraje
sabiendo que en todo caso este objeto estará restringido a
alguna de las prohibiciones relativas recogidas en los
artículos 6.1 b, 7.1 b, 8 y 9 de esta Ley, o establecerse
indicaciones en torno al procedimiento a seguir siempre y cuando
respetando los plazos para dictar laudo y de notificación
a la Oficina Española de Patentes y Marcas. Lo no previsto
en estos extremos por las partes en el convenio arbitral
podrá ser matizado mediante acuerdos complementarios.
(Véase :"Comentarios a la Ley de Marcas". A. Bercovitz
Rodríguez- Cano (Director))

Otra posibilidad es que las partes se sometan a las normas de
arbitraje y designación de árbitros de alguna
Corporación de Derecho Público que en un futuro
cercano pueda crearse o Asociaciones y entidades sin ánimo
de lucro en las que se especifiquen funciones arbitrales.

Como nota formal el convenio arbitral debe hacerse por escrito
y constar como la voluntad inequívoca de las partes
interesadas de someter la cuestión litigiosa a la
decisión de uno o más árbitros, expresando
fehacientemente la obligación de acatar el resultado de la
decisión adoptada en dicho arbitraje.

Efectos del Convenio Arbitral:

Tal y como establece el art 28.5 L.M, cuando todos los
interesados han suscrito el convenio arbitral y se ha notificado
a la Oficina Española de Patentes y Marcas, ya no es
posible interponer ningún recurso de carácter
ordinario y de interponerse se declararía su
inadmisibilidad.

En caso de que se hubiere interpuesto antes de la
suscripción del convenio el recurso se tendrá por
desistido.

Este procedimiento expuesto, en ningún caso debe
entenderse como sustitutivo de la jurisdicción civil ni de
la actividad jurisdiccional contencioso-administrativa, en todo
caso puede entenderse como sustitutiva de la actividad
administrativa de recurso ordinario pero nunca de la actividad
jurisdiccional.

Otra prueba clara de que el arbitraje que se propone en la Ley
de Marcas no es sustitutiva de la actividad jurisdiccional lo
demuestra el hecho de que el art 28.4 establece que una vez
resuelto el recurso contencioso-administrativo de carácter
ordinario que concede o deniega el registro, quedará
expedita la vía contencioso-administrativa, sin que, en
este caso pueda hacerse valer la firma del convenio arbitral.

Ahora bien, cuando el laudo arbitral firme se comunique a la
Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) , produce la
excepción de cosa juzgada y en este caso ya sí que
las partes no podrán acudir a la jurisdicción
contencioso-administrativa.

El laudo arbitral y sus efectos: importancia de la
notificación a la Oficina Española de Patentes y
Marcas y plazo de ejecución.

El procedimiento arbitral persigue como resultado final el
pronunciamiento de un laudo por parte del árbitro o
colegio arbitral, de ahí que tome el nombre de laudo
arbitral. El laudo arbitral constituye propiamente la
resolución de la cuestión litigiosa planteada por
las partes ante el árbitro o árbitros y da
definitivamente fin al proceso arbitral.

Siguiendo los arts. 32,33 y 45 de la Ley 36/1988, de 5 de
Diciembre, de Arbitraje, el laudo arbitral no ha de
ceñirse a una estructura formal prefijada, como
única excepción formal configurada como tal en la
propia Ley de arbitraje se exigirá que en todo caso, el
laudo deberá ser escrito y contener como mínimo los
datos personales de los árbitros y de las partes, el lugar
donde se dicta el arbitraje, el objeto o cuestión sometida
al arbitraje, así como una relación de las pruebas
practicadas, de las alegaciones hechas por las partes y por
supuesto cuál ha sido la resolución arbitral
adoptada. Al tratarse de un arbitraje de derecho, el laudo
deberá ser motivado, que explique en qué
fundamentos de derecho se apoya para llegar a la solución
final.

El contenido del laudo ha de guiarse por el principio de
congruencia, es decir, que ha de dar respuesta con todo aquello
alegado y probado a lo largo del procedimiento arbitral. Una
cuestión muy importante en lo que al laudo se refiere lo
es el plazo para pronunciarlo, por un lado la ley establece un
plazo de 6 meses para que se laude, con carácter general.
Lo que no quita para que las partes puedan pactar otro plazo,
siempre y cuando esté no supere el preceptivo plazo legal
de los 6 meses.

En lo que respecta a los efectos del laudo arbitral el
artículo 28.6 de la Ley de Marcas, establece que
tendrá y producirá los efectos de cosa juzgada, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 37 de la Ley de
Arbitraje.

Así pues, la decisión del árbitro sobre
la concesión o denegación de la marca es firme y
por tanto los interesados ya no pueden acudir a la
jurisdicción contencioso-administrativa. La única
posibilidad que hay de revisar o cuestionar la decisión
arbitral es mediante el recurso de revisión prevista en el
artículo 37 de la Ley de Arbitraje y artículos 509
y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y el recurso de
anulación del laudo, art. 45 L.E.C).

La nota característica del arbitraje de marcas lo es
también en cuanto que el laudo tiene que ser
fehacientemente comunicado a la Oficina Española de
Patentes y Marcas, lo cual no deja de ser una consecuencia
lógica, ya que es precisamente este organismo quien debe
encargarse de la ejecución del laudo firme.

La comunicación a la Oficina Española de
Patentes y Marcas debe hacerse en el plazo de seis meses desde la
fecha de recepción de la notificación, es decir,
cuando el convenio arbitral se notifique por todos los
interesados del procedimiento a la Oficina Española de
Patentes y Marcas (OEPM).

Este plazo no puede prorrogarse, por tanto, es un plazo de
caducidad y pasados estos seis meses ya no podrá
ejecutarse el laudo arbitral. (Véase: "Comentarios a la
Ley de Marcas". A. Bercovitz Rodríguez- Cano
(Director))

Respecto quienes son los obligados a realizar esta
comunicación, la ley nada señala, podría
pensarse que dadas las fatales consecuencias de su no
comunicación, el más indicado para la
comunicación a la OEPM sería el árbitro o
colegio arbitral, para que de esta forma cumpla con el cometido
para el que se le encargó y por lo que podría
imputársele responsabilidad de acuerdo con el
artículo 16 de la Ley de arbitraje.

Finalmente y según establece el artículo 28.6
LM, será la Oficina Española de Patentes y Marcas
quien lleve a cabo todas las actuaciones para que el laudo
arbitral firme se ejecute, es decir , reflejar en el expediente
de la marca solicitada cuál ha sido la resolución
arbitral adoptada que soluciona el litigio planteado.

4. Conclusiones
Finales

Como balance final al estudio del arbitraje en la ley de
marcas, hay que destacar que supone una novedad reseñable
en la nueva regulación de la propiedad industrial en
España y que es consecuencia y se hace eco de las nuevas
tendencias agilizadoras del sistema judicial actual mediante la
introducción de mecanismos extrajudiciales de
resolución de litigios en torno al registro de marcas.

La regulación del arbitraje abre nuevas puertas de
solución a los conflictos que puedan plantearse a los
solicitantes de marcas y más concretamente en lo
concerniente a su registro.

Uno de las principales virtudes del procedimiento arbitral lo
es su ya comentada celeridad y agilidad en su tramitación
y también su economía frente al procedimiento
judicial teniendo en cuenta que el laudo arbitral que se dicte
estará dotado igualmente de "valor de cosa juzgada".

Otra de las cuestiones más valoradas en el
procedimiento arbitral lo es que la cuestión suscitada
puede ser estudiada y resuelta por árbitros especializados
en derecho de marcas, lo que puede asegurar que las resoluciones
estarán ajustadas de forma fehaciente al estado de la
cuestión no sólo en su legalidad sino
también respecto al estado del mercado
económico.

Por otra parte el procedimiento arbitral del artículo
28 de la Ley de Marcas, también hubiese necesitado en su
regulación una delimitación más
específica y una mayor claridad en cuanto a su ejercicio,
sobretodo en cuanto a los requisitos de los árbitros y las
obligaciones de notificación a la Oficina Española
de Patentes y Marcas respecto a la importancia que este hecho
adopta por la importancia de los plazos o la
especificación de la necesidad de un arbitraje de
derecho.

Sin duda el procedimiento necesitará para su mayor
perfeccionamiento una reforma legislativa o un más
pormenorizado desarrollo reglamentario, y por supuesto la
práctica y la interpretación doctrinal serán
quienes completen y corrijan los actuales defectos en su
regulación y funcionamiento.

Así pues, es un hecho positivo que la regulación
legal del derecho de marcas contemple la posibilidad de que las
partes basándose en su propia autonomía de la
voluntad puedan acceder a someter a un tercero o terceros el
planteamiento de un litigio surgido con ocasión del
procedimiento del registro de marcas.

Es de alabar la actitud innovadora del legislador, ahora bien,
como todo lo que empieza a desarrollarse , este procedimiento
arbitral necesita de un perfeccionamiento de matices y cuestiones
prácticas que sólo la propia experiencia
conducirá a que la ley se modifique y pueda adaptarse, lo
que en definitiva pretende toda ley, a la nueva sociedad en la
que se implanta para mejorar su funcionamiento y eficacia entre
ciudadanos y Administración Pública, y en el
establecimiento de un orden jurídico – social y
económico digno de la sociedad moderna que
pretendemos.

Bibliografía

"El arbitraje voluntario de los conflictos de intereses". Alan
Gladstone. Oficina Internacional del Trabajo . Ginebra. 1988

"Comentarios a la Ley de Arbitraje". Lorca Navarrete A.M;
Valencia Mirón A.J; Font Serra E.; Iriarte Angel J.L.
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Chocrón Giráldez. Editorial J.M Bosch. Barcelona
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González y colaboradores. Editorial Aranzadi.Navarra.
2003.

"Manual de Derecho Mercantil". A.Ruiz Velasco.
Publicación de la Universidad Pontificia de Comillas
(Madrid). 1999

Autor:

María José Ruiz Lancina

Licenciada en Derecho y Doctorada en Derecho de la Empresa –
Universidad de Zaragoza